作者:吳冠賜

不予專利審查確定後如何敗部復活

一、不予專利之審查確定

不予專利審查會確定之情況有下列幾種： (一) 初審不予專利後未依規定提起再審查。 (二) 再審查不予專利後未依規定提起救濟程序。

所謂「未依規定提起再審查」事實上包括很廣，例如：提起再審查後自行撤回、提起再審查已逾法定期限 (三十天)、提起再審查不合法定程式等等均屬之。

所謂「未依規定提起救濟程序」事實上包括更廣，例如：未提起訴願或提起訴願不合法定程式而不能補正，訴願維持不予專利之原處分而不「再訴願」，再訴願維持不予專利之原處分而放棄行政訴訟……等等均屬之。

二、專利法上之規定

專利法第三十八條第二項前段規定：「不予專利之審定，未依規定請求再審查或經再審查之審定不予專利者，即為審查確定」。

所應注意的是「經再審查之審定不予專利即為審查確定」事實上並非接獲再審查不予專利之審定書時即為審查確定，因為專利法第三十七條規定：「對於再審查之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起訴願及行政訴訟」，只要依規定提起救濟程序，審查仍不會確定。

三、敗部復活之可能情況

不予專利審查確定後，如欲敗部復活事實上只有一條路，那就是再行申請專利。專利法第三十八條第二項但書規定：「但經修正其申請專利範圍、說明書、圖示或模型或樣品後，合於專利要件者，得再行申請專利」。

而專利法第 110 條及第 129 條亦均準用此規定，因此無論發明、新型或新式樣，只要 (一) 修改申請專利範圍 (二) 修改說明書 (三) 修改圖示、模型或樣品，均可以再行申請專利，存在著敗部復活的機會。

四、給發明人的建議

不予專利審查確定後，再行申請專利時不能延用原申請日，而係以再行申請之日為申請日，因此必須特別注意該發明是否已喪失新穎性。

該發明如已見於刊物或已公開使用販賣，當然不可以再行申請專利。偉大的發明常常因為說明書表達錯誤而被否定，輸得不冤不白，如果未喪失新穎性，縱使不予專利審查確定，仍可透過修改專利說明書，再行申請專利，爭取敗部復活之機會。(吳)