作者:蔡清福

專利制度及專利法(44) 優先權(中續)

4. 我專利法第25條規定主張優先權之程序要件如下:

A. 提出聲明：欲主張優先權，需如是為聲明；

B. 申請專利同時為之：此乃時之要求，至其如此要求之必要性，或可從以下角度為考量：

a. 方便審查之進行：使審查委員能從容判斷新穎性是否喪失；

b. 正確狀態之判斷：在有內優先權利制度之國家，許專利局易於判斷後案之正確狀態；

c. 應否准許之決定：究否符合優先權之要件(請參1. A. B. C. D. E.)，應從速決定，俾方便審查之進行。

C. 行為之要式：

a. 於申請書中載明在外國之申請日、申請案號及受理該申請之國家；

b. 於申請之日起三個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件：話說有關此一要式，除德國及馬來西亞得僅以影本替代外，世界上其餘國家，皆需所謂之優先權文件(priority document)。吾人雖不必因此盛讚德國及馬來西亞政府開明，痛貶其餘國家政府顢頇，然平心而論，應無人膽敢虛僞造假。唯如虛僞造假之代價，僅止於優先權主張無效，或有僥倖之徒，鋌而走險。設若明文虛僞表示者，專利即為無效，或未免失之過酷。於是立法例權衡其間，而成目前之狀態。

依首揭專利法末段，申請人未能履行前述程序要件者，將喪失優先權。

5. 美國專利法第119條第一項後段之分析：

A. 在本國真正提出申請之日一年前，業已於他國獲准或見諸刊物：理論上，依本條項前段，主張優先權既需於前案申請日起十二個月內為之。質言之，前案之早於後案，充其量不過一年光景，則該前案如何可能在後案真正申請日一年前，即已在他國獲准或見諸刊物？其例為，依我專利法第20條第一項第一款後段，因研究、實驗而發表或使用後六個月內，尚得申請專利。於有此情事之際，縱前後案間時距小於一年，依本條項，就其所為之專利申請，不得准予專利。事實上，於有本條項段之情事時，依35 USC 102(b)已可拒准專利。此處再為規定，用在更進一步釐清或確認法律本旨而已！

B. 在申請一年前業經本國公開使用或販賣：此種情況，或較前述情形單純。在採先申請主義之國家，應能即可接受；在採先發明主義之美國，益見其以明文規範或解決不確定之苦心。

6. 美國專利法第119條第二項之分析：

A. 時點：主張優先權之時點為在本國申請後，專利核准前，由專利局長在申請案審查確定前所訂時間向專利商標局為之。法條雖如此規定，然實務上，宣誓書上皆有提示依專利法規定應告知在前申請案資料之空欄。欲主張優先權者，實際皆已於簽署宣誓書時完成聲明，只是完成要式之時間遠比其他國家之兩或三個月甚長而已。詳言之，因：

a. 實務上，已於簽署宣誓書時完成聲明，故無4. B.a.之顧慮；

b. 縱於CA或CIP場合，宣誓書亦已同時表列母案資料，故簽署完成時，亦已完成聲明，故無4. B.b.之問題；

c. 美國採先發明主義，故無4. B.C.之問題。

B. 要式之種類： a. 聲明欲主張優先權；

b. 原外國申請案、說明書及圖式認證影本，認證需由外國專利局為之並指出申請及提出說明書與其他文件之日期；

c. 局長得要求所提出非英文文件之翻譯及認為必要之其他資訊。值得吾人注意者，乃理論上，英譯本應係非英文說明書之逐字翻譯本，而非依美國實務改寫之英文版本。