100年02月號 道 法 法 訊 (226)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (22)

William G. Barber原著

林明燕 執行經理

．東海大學法律系

V.                 形成一基於淡化印記之分析架構

A. 現存檢驗之問題

  2. FTDA案例

                聯邦法院發展FTDA淡化認定之廣泛地不同規範 (註一)。第四巡迴法院於Ringling Bros. v. Utah案採用或許最具爭議之分析。在該案，於其馬戲團上著名商標「THE GREATEST SHOW ON EARTH」之所有人Ringling Bros.挑戰猶他州政府使用「THE GREATEST SNOW ON EARTH」標語促銷猶他州之冬季運動。第四巡迴法院贊成下級法院駁回Ringling Bros.之淡化請求，認定為贏得依FTDA「造成淡化」規定之請求，原告須證明被告之使用，因削減原告在先銷售力作為商品或服務之廣告代理，而對其著名商標經濟價值產生實際經濟損害之「實質原因」。承認FTDA之該詮釋係「嚴厲的」，且該證明將是「困難的」，法院建議如下三方法以證明新使用已造成原告商標銷售力之實際損失：

(1)    原告營收實際損失之證明及「藉由反駁其他可能原因」而知係被告使用造成此損失之證明。法院承認此型態之證明「極難」成立。

(2)    一「專業地製作消費者調查，其設計不僅能顯現商標於異時異地之『內心聯想』，亦進一步顯現消費者對可能理性地被推論之實際損害及原因之印象。」然而，法院沒有提供多少如何設計此調查之指南 (註二)。

(3)    「如新商標曝光之範圍程度、商標之近似性及舊商標掌握之穩固性等相關脈絡要素。」

然而，法院似乎暗示僅有脈絡要素之證明，因其僅具「可能補充其他證明之間接證明」之特性，將係不足夠的。

註一：例如，相較於Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev.案例「著重於所謂淡化是否造成實際經濟損失」，Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.案例則「使用二要素檢驗」及Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.案例「使用十要素檢驗」。

註二：「一有效調查....須證實原商標表彰能力或銷售力之某些量已被削減......。」-引用Patick M. Bible之Defining and Quantifying Dilution Under the Trademark Dilution Act of 1995 (依1995商標淡化法定義及量化淡化); Using Survey Evidence to Show Actual Dilution (使用調查證明釋明實際淡化)。